Cómo registrar una marca en España paso a paso

Los consumidores asocian la empresa con su marca, la cual le da una imagen y posiciona sus producto o servicio con un nivel de calidad y reputación. En resumen, la marca distingue a la empresa de su competencia.

Pero antes de empezar, hay que saber diferenciar qué es una marca. En España existen dos tipos de signos distintos:

• Marca, que distingue los productos o servicios que la empresa comercializa.
• Nombre comercial, que distingue una empresa en el tráfico mercantil.

Un error muy común que cometen los emprendedores es registrar el nombre comercial y no la marca.

El principal derecho que concede una marca registrada es prohibir a terceros que la utilicen en aquellos casos en los que esto puede producir un riesgo de asociación y/o confusión en el consumidor.

Aquí la norma esta pensando en el aprovechamiento de reputación ajena y la pérdida de imagen distintiva, pero también en impedir deterioros o desprestigios que para una marca puede suponer el mal uso por parte de terceros.

Antes de registrar una marca, ¿qué debo decidir?

Hay tres cuestiones que hay que tener muy claras antes de registrar una marca:

1. Tipo de marca.
2. Para qué la quiero utilizar.
3. Dónde quiero utilizarla.

1. Tipo de marca

Existen varios tipos de marca:

• Denominativa: formada exclusivamente por palabras o letras, números en caracteres estándar, sin características gráficas, de disposición ni color.
• Figurativa: signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.
• Tridimensional: consiste en una forma tridimensional.
• De posición: signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto.
• Patrón: signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente.
• Color: compuesta exclusivamente por un solo color sin contornos o por una combinación de colores sin contornos.
• Sonora: constituida exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos.
• Movimiento: compuesta de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca.
• Multimedia: constituida por la combinación de imagen y sonido.
• Holograma: las que no estén cubiertas por ninguno de los otros tipos de marcas.

Desde Lanzadera siempre recomendamos a las startups que primero hay que registrar únicamente la marca denominativa, sobre todo cuando los proyectos son incipientes. La normal es que el nombre del producto no cambie a lo largo del tiempo, pero la imagen asociada al mismo (su logo) sí, porque va evolucionando a escala de marteking, tendencias, feedback de los clientes…

Adicionalmente siempre voy a poder registrar mi logo (marca figurativa), pero no recomiendo registrar solo una marca mixta (combinación de elementos verbales e imagen), porque, como acabo de comentar, el logo puede ir cambiando.

En todo caso es importante analizar el caso concreto ya que en ocasiones puede ser conveniente registrar otro tipo de marca. En Lanzadera tenemos el ejemplo de Timpers, zapatillas diseñadas por ciegos, que además de tener protegido el vocablo Timpers, estuvieron viendo si registraban como marca tridimensional la traducción al braille de la palabra «Timpers», ya que incorporan este relieve en sus zapatillas.

2. Para qué quiero utilizar la marca

Las marcas se registran por clases. Para conocerlas hay que acudir a la clasificación Niza, que divide los productos y servicios en 45 categorías (34 de productos y 11 de servicios) y que está aceptada por todas las oficinas del ámbito de la UE.

Para elegir las clases en las que el emprendedor quiere registrar su marca nosotros siempre recomendamos usar el buscador de la página de la OEPM.

Es importante buscar un equilibrio entre pensar a lo grande y ser realista.

Me explico: lo recomendable es proteger no solo la clase que estoy utilizando ya, sino también las que creo que utilizaré en el corto plazo, así como unas clases que tengan una relación aplicativa (productos relacionados), pero teniendo siempre en cuenta que si una marca no se utiliza siempre será más vulnerable a los ataques de terceros (a partir del quinto año de desuso un tercero va a poder registrarla para esa clase y no voy a poder oponerme).

3. Dónde quiero utilizar la marca

Existe la posibilidad de registrar la marca en nivel nacional en países concretos:

• En España se hace a través de la OEPM.
• En la Unión Europea se protege en todos los estados miembros a través de la EUIPO.
• A escala más global se realiza en la OMPI. Cuando una startup empieza a internacionalizarse puede en un único expediente ir designando países de entre los más de 100 integrantes de la organización. Más allá del uso coloquial, como tal no existe una marca mundial.

Nuestra recomendación a los emprendedores en Lanzadera es que no solo hay que proteger donde estoy ahora, sino también donde pretendo estar en el corto plazo:

• A las startups en fase Traction y Growth siempre les indicamos que si tiene claro que su objetivo es vender en Europa en 1-2 años, lo mejor es ir directamente a un registro europeo.
• A las startups en fase Start, les solemos recomendar que empiecen con un registro a nivel nacional ya que la experiencia nos dice que muchas veces cambian de nombre o pivotan en el producto o servicio que ofrecen.

Aquí contamos con el ejemplo de Panapop, proyecto dedicado al diseño y venta de relojes, bolsos y otros complementos de moda. Panapop empezó registrado su marca a nivel de la Unión Europea para la clase 14 (relojes), único tipo de producto que vendía cuando empezó.

Y a medida que ha ido creciendo la empresa, así lo ha ido haciendo su marca. Hoy en día su registro engloba las clases relativas a gafas de sol, bolsos, joyería, prendas de vestir, calzado, sombreros… Además. dado que recientemente se ha internacionalizado, ha registrado su marca a nivel nacional en México.

Valida que no existe otra marca igual

Una vez tengo clara la marca que quiero registrar, antes de hacerlo es fundamental validar que no existe otra marca igual, sobre todo para las clases y territorio que yo quiero proteger.

Utiliza un buscador de marcas registradas

Para ello siempre recomendamos realizar una labor de investigación, a través del buscador gratuito TM View, que incluye las marcas registradas en la mayoría de oficinas nacionales de la UE, EUIPO e internacionales.

En la búsqueda se tiene que incluir:

• El nombre de la marca que queremos.
• Las clases que nos interesan.
• El ámbito territorial.

Es recomendable hacer una búsqueda extensiva para conocer los obstáculos que puedo encontrarme si el proyecto crece (nuevas líneas de negocio o mercados) así como palabras similares (sobre todo fonéticamente). De esta forma seré consciente de las posibles oposiciones que puedo recibir si aun así registro mi marca, o en qué países no voy a poder vender por existir una marca previamente registrada para el mismo producto/servicio

Te sorprendería el numero de proyectos que al hacer esta búsqueda encuentran marcas muy similares o incluso exactas a las suyas.

«En la UE hay más de 11 millones de marcas registradas»

Si está ocupada, cambia de marca

Cuando se encuentran marcas iguales o muy similares y la empresa está en etapas iniciales, como las que están la mayoría de startups que aceleramos, lo primero que les recomendamos es cambiar y buscar otro nombre, ya que no van a poder registrar una marca que este ocupada.

Además, operar con esa marca supone infringir derechos de terceros, que cuando sean conocedores (si el proyecto crece lo serán) les requerirán para que cesen en su uso, retiren todos los productos o servicios del mercado y les indemnicen por los daños sufridos.

Para evitar esto, muchas empresas al entrar a Lanzadera han cambiado su marca. Es el caso de Holaplace, portal de alquiler de terrazas y espacios privados para eventos. Vimos que la marca que estaban utilizando (Atiko) no la tenían registrada y además había otra marca nacional para servicios inmobiliarios, lo cual podía plantearles problemas. Desde la startup transformaron el problema en la oportunidad de realizar un cambio de imagen.

Para ello buscaron un nuevo nombre que vinculara su imagen no solo al alquiler de áticos o terrazas, que es lo que hacían cuando empezaron, sino a todo tipo de espacios singulares para celebrar pequeñas celebraciones (jardines, patios, piscinas…).

En todo caso, es importante remarcar que esto les supuso mucho esfuerzo, ya que tuvieron que cambiar asimismo el dominio, hacer los nuevos correos electrónicos, hacer el nuevo logo, comunicar a sus clientes el cambio, hacer una comunicación vía web, etc. Un reto interesante, pero costoso, que podrían haberse ahorrado si hubieran realizado el ejercicio que proponemos de investigación previa.

Protege también productos o líneas de negocio

Otro punto importante es que las empresas no solo tienen que proteger su marca principal, sino que también conviene proteger sus productos o distintas líneas de negocio.

Es lo que sucedió con Chibig, estudio de videojuegos que tiene también registrado “Summer in Mara”, nombre de su videojuego. Esto es especialmente importante en este ámbito, donde se ha de proteger los nombres de los juegos o sus principales personajes para evitar problemas futuros.

Tramita la marca

Vamos a ver los principales puntos a tener en cuenta a la hora de tramitar una marca.

Registro

El registro se puede hacer de forma telemática en las páginas web de las oficinas o bien de forma presencial. Además, se puede presentar directamente por el interesado o a través de un representante, abogado.

En Lanzadera tenemos la suerte de contar con el despacho Ungria Patentes y Marcas como partner, quien ayuda a los emprendedores en el registro de su marca, si bien siguiendo los tips comentados el trámite no es especialmente complejo.

Período de tramitación

Una vez se solicita la marca, se publica la solicitud en el boletín oficial que corresponda y se abre un plazo de 2-3 meses (según si estamos registrando la marca en España o UE) para que terceros formulen oposición.

Si hay oposición, tendré que defenderme, y si no en un plazo de 4-8 meses (según si estamos registrando la marca en España o UE) se publicará la concesión de mi marca.

Coste de la tramitación

El coste va en función del numero de clases que quiero proteger y el ámbito territorial, pero ya te adelanto que el coste no es relevante si tenemos en cuenta el perjuicio que puede suponer no tener la marca registrada:

• En España, el coste por la primera clase es de alrededor de 150 euros, con descuento si se hace de forma online. La segunda y siguientes clases cuentan aproximadamente 90 euros.
• En la Unión Europea, la tasa base cubre una clase y son 850 euros online y 1.000 euros en papel. La segunda cuesta 50 euros. La tasa para tres o más clases es de 150 euros por clase.

Solicitante

El solicitante puede ser una persona física o jurídica. Si cuando se registra la marca el emprendedor todavía no ha constituido su sociedad, lo que nosotros siempre recomendamos es que cuando lo haga aporte la marca a la sociedad (como aportación no dineraria) o bien se ceda a marca para que el activo sea titularidad de la sociedad.

Un error muy habitual es mantener el registro a nombre de un socio o incluso un colaborador, y hemos visto algún problema ya que las salidas no siempre son amistosas.

La marca tiene una validez de 10 años y puede renovarse indefinidamente por periodos de 10 años.

Emprende con Lanzadera

Asesorar en el registro de una marca es un ejemplo concreto de cómo ayudamos en Lanzadera a los emprendedores a través de nuestras mentorías y formaciones. Y si te interesas por cómo se registra una marca, es muy posible que estés dando tus primeros pasos como emprendedor. Si es así, en Lanzadera podemos ayudarte: haz clic en la imagen inferior y comprueba todas las oportunidades que se te pueden presentar.